Varemærkebeskyttelse og beskyttet tale ind og ud af metaverset | Dechert LLP

Vejen mellem ytringsfrihed og modelsikkerhed forbliver sløret efter en jurydom i februar i NFT-sagen om Hermès Int'l. v. Rothschild og de seneste mundtlige argumenter fra højesteret i Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Merchandise.1

Hermès-sagen var den primære varemærkesag, der involverede påstande om krænkelse af en virkelighedsmodel inden for NFT'ers digitale hus, eller ikke-fungible tokens. Rothschild skabte 100 digitale billeder af Hermès Birkin-punge belagt med farverig foregive pels og tokeniseret og købte billederne som NFT'er, og kaldte billederne "MetaBirkins." Hermès sagsøgte Rothschild for varemærkekrænkelse, primært baseret på uautoriseret brug af hvert af BIRKIN-mærket og designet af Birkin-tasken.2 Til beskyttelse hævdede Rothschild, at hans MetaBirkins havde været karakteristiske, autentiske kunstværker, der søgte at berøre Birkin-tasken retfærdigt end at rive af sit design, sammen med ved at tage hensyn til brugen af ​​pels inden for stilbranchen. Rothschild påberåbte sig Andy Warhols velkendte Campbell's Soup Cans og hævdede, at kunstnere typisk har tilladelse til at gøre brug af billeder og ordlyd for at sikre deres værkers varemærkesikkerhed.

Rothschild så ud til at have et skud på en profitabel kamp, ​​da Decide Rakoff mente, at varemærkekrænkelsen burde analyseres under Rogers v. Grimaldi,3 checken for at balancere den første ændring i forhold til ytringsfrihed i modsætning til varemærkesikkerhed.4 Under Rogers check, brug af et varemærke i et udtryksfuldt værk kan anfægtes som krænkelse, forudsat at (1) brugen af ​​varemærket ikke har nogen opfinderisk relevans, eller (2) det er eksplicit vildledende med hensyn til værkets levering eller indhold.5 En ting større end sandsynlighed for forveksling er påkrævet i denne sammenhæng; selv brug af logoer til tredje fest, der er mere tilbøjelige til at forvirre kunder, kan også beskyttes som ytringsfrihed, hvis den brede offentligheds nysgerrighed i forhold til ytringsfrihed opvejer den almindelige offentligheds nysgerrighed for at undgå klientforvirring.6

I betragtning af den forrang, som Rogers placerer på ytringsfrihed, er det ikke noget chok, at de fleste værker, der er gennemgået under det sædvanlige, er blevet opdaget som ikke-krænkende.7 I dette tilfælde opdagede Hermès-juryen dog Rothschild ansvarlig på alle punkter sammen med krænkelse af varemærker. 8 Dette vil have været et produkt af de præcise detaljer i sagen, fordi retssagen afslørede en række beviser, der tydeligvis gjorde Rothschild meget mindre sympatisk over for juryen. Blandt forskellige farlige detaljer kom det frem, at Rothschild "fortalte medarbejdere, at han ønskede at tjene 'store penge' ved at 'kapitalisere på hypen'" i denne sag og mediebetragtningen.9 I mellemtiden lancerede Hermès beviser, der indikerer, at det betød desuden at gå ind i NFT-huset, hvilket understøttede argumentet om, at Rothschild søgte at indtage en markedsplads for HERMÈS-mærkede digitale genstande, som retmæssigt tilhørte Hermès selv. Og endelig, selve den digitale kontekst ser ud til at have udført en opgave: Selvom der ikke er sådan noget som en åbenbar årsag til, at digitale kunstværker købt som NFT'er ikke må modregne "den offentlige interesse for ytringsfrihed", lagde juryen tilsyneladende mærke til Rothchilds MetaBirkins som ekstra rent industriel og mindre fortjenstfuldt "kunstnerisk" end Warhol-værket, der refereres til i hans argumenter.

Der er dog ikke noget som et klart krav om, at et opfindsomt værk skal være ikke-kommercielt - eller ikke symboliseret - for at sikre, at talen, der er indeholdt i værket, er til fordel for sikkerheden ved First Modification. I Jack Daniel's-sagen, der i øjeblikket verserer tidligere end højesteretsdokumentet, afviste byretten oprindeligt at bruge Rogers-checken til VIP's linje af "Bad Spaniels" hundelegetøj farvet og formet som en flaske Jack Daniel's whisky og med en etiket, der studerede "Bad Spaniels, the Old No. 2, On Your Tennessee Carpet."10 The Ninth Circuit varetægtsfængslet og opdagede, at legetøjet i virkeligheden havde været udtryksfulde værker, der skabte et helt nyt, beskyttende budskab ved at "sammenstille irreverent repræsentation af varemærket med det idealiserede billede skabt af mærkets ejer”—i forskellige vendinger ved at henvise til Jack Daniels mærker i hundelegetøj.11 Med henblik på at bruge Rogers besluttede distriktsretten, at Jack Daniel's ikke kunne opfylde begge ben. af den forhøjede check, og meddelt abstrakt dom for VIP.12

I juni vil højesteretsdokumentet afgøre, hvor vejen ligger mellem udtryksfuldt hundelegetøj, der fortjener First Modification-sikkerhed, og kundevarer fra havevarianter, der udelukkende formidler industrielle budskaber. Selv når domstolens dokument præciserer anvendelsen af ​​Lanham Act i denne sammenhæng, skønt ekspertisen mellem kunstværker og handel ser ud til at forblive vanskelig. Er det relateret, at producenten har til hensigt at blive profitabel ved at henvise til et velkendt varemærke, eller at det forespurgte arbejde er digitalt versus kropsligt, eller i ethvert andet tilfælde et målrettet kundeprodukt versus et portræt? Mens Rothschild faktisk mente at og brugte Hermès-mærkerne til at vække nysgerrighed i sine NFT'er, mente Warhol desuden at og udnyttede berømtheden af ​​Campbells logoer for at promovere hans arbejde med suppedåser - for ikke at påpege 1000'erne af silketryk og prints. ud af hans produktionsenhed.

Ved at evaluere MetaBirkins NFT'erne under Rogers-rammen i første omgang, indikerede Decide Rakoff, at digitale kunstværker skabt til at blive tokeniseret og købt som NFT'er er, eller i det mindste kan være, "ekspressive værker", der formidler tale, der er værdig til First Modification-sikkerhed. Højesterets dokats kommende valg om farlige spaniels burde præsentere ekstra læsbarhed på spektret af værker, der vil kategorisere et budskab under Rogers, og hvordan man kan etablere sådanne værker, hvilket giver modelhusejere mulighed for at erstatte håndhævelsesmetoder, der passer til universet - og metaverse - af 2023.

Fodnoter

1Hermès Int'l v. Rothschild, 22-cv-384, 2023 WL 1458126 (SDNY 2. februar 2023); Jack Daniel's Props., Inc. v. VIP Prods. LLC, nr. 22-148 (argumenteret 22. marts 2023).

2Klager, Hermès v. Rothschild, 2023 WL 1458126 ved ¶ 124 (SDNY 14. januar 2022).

3Rogers v. Grimaldi, 875 F.second 994 (anden Cir. 1989).

4ID. på 999.

5Rogers, 875 F.sekund på 999-1001; se yderligere Louis Vuitton Malletier SA v. Warner Bros. Leisure Inc., 868 F. Supp. anden 172, 177 (SDNY 2012).

6Rogers, 875 F.sekund på 999.

7Se f.eks. Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Pub. Grp., Inc., 886 F. second 490, 495-97 (anden Cir. 1989); Louis Vuitton, 868 F. Supp. anden på 184; Champion et al. v. Moda Operandi, Inc., 561 F. Supp. 3d 419, 435-36 (SDNY 2021); Dr. Seuss kommer ind. LP v. Comicmix LLC, 983 F.3d 443, 448 (niende cir. 2020); VIP Prods. LLC v. Jack Daniel's Props., Inc., nr. CV-14-02057-PHX-SMM, 2021 WL 5710730, kl. *6 (D. Ariz. 8. oktober 2021) (med angivelse af, at "det ser ud til at være næsten umuligt for enhver varemærkeindehaver til at vinde under Rogers-testen" og bemærker, at "i de syv tilfælde, hvor det niende kredsløb har anvendt Rogers-testen, har det aldrig fundet et mærke, der er irrelevant for en juniorbrug").

8Hermès Int'l v. Rothschild, jurykendelse, ved *1.

9 Id. ved *7.

10VIP Prods. LLC v. Jack Daniel's Props., Inc., 953 F.3d 1170, 1175 (niende cirka 2020).

11 Id. ved *10.

12VIP Prod., 2021 WL 5710730, ved *6-7.