Tutela dei marchi e libertà di parola dentro e fuori il Metaverso | Dechert LLP

La strada tra libertà di parola e sicurezza dei modelli rimane confusa dopo il verdetto della giuria di febbraio nel caso NFT di Hermès Int'l. contro Rothschild e le ultime argomentazioni orali della Corte Suprema nel caso Jack Daniel's Properties, Inc. contro VIP Merchandise.1

Il caso Hermès è stato il principale contenzioso sui marchi che coinvolgeva accuse di violazione di un modello del mondo reale all’interno della casa digitale degli NFT, o token non fungibili. Rothschild ha creato 100 foto digitali di borse Birkin di Hermès rivestite in finta pelliccia colorata e tokenizzate e ha acquistato le immagini come NFT, chiamandole "MetaBirkins". Hermès ha citato in giudizio Rothschild per violazione del marchio sulla base dell'uso non autorizzato sia del marchio BIRKIN che del design della borsa Birkin.2 A protezione, Rothschild ha sostenuto che le sue MetaBirkins erano opere d'arte distintive e autentiche che cercavano di toccare la borsa Birkin piuttosto che strapparla. dal suo design, oltre a prendere in considerazione l'uso della pelliccia nel settore della moda. Invocando le famose Campbell's Soup Cans di Andy Warhol, Rothschild affermò che agli artisti è generalmente consentito utilizzare immagini e parole per tutelare la sicurezza dei marchi delle loro opere.

Rothschild sembrava avere una possibilità di vincere la battaglia quando Decide Rakoff sostenne che la questione della violazione del marchio avrebbe dovuto essere analizzata nell'ambito di Rogers v. Grimaldi,3 il test per bilanciare la Prima Modifica propria della libertà di parola con la sicurezza del marchio.4 Controllo Rogers, l'uso di un marchio in un'opera espressiva è perseguibile come violazione a condizione che (1) l'uso del marchio non abbia rilevanza inventiva o (2) sia esplicitamente ingannevole per quanto riguarda la fornitura o il contenuto dell'opera.5 Una cosa più grande di in questo contesto è richiesta la probabilità di confusione; anche l'uso di loghi di terze celebrazioni che hanno maggiori probabilità di confondere gli acquirenti potrebbe essere tutelabile come libertà di parola se la curiosità del pubblico generale per la libera espressione supera la curiosità del pubblico generale nell'evitare la confusione dei clienti.6

Considerando l'importanza che Rogers pone sulla libertà di parola, non sorprende che la maggior parte delle opere esaminate al di sotto del solito siano state ritenute non in violazione.7 In questo caso, tuttavia, la giuria di Hermès ha ritenuto Rothschild responsabile su tutti i fronti, inclusa la violazione del marchio. 8 Questo sarà stato il prodotto dei dettagli precisi del caso, perché il processo ha scoperto una serie di elementi di prova che hanno chiaramente reso Rothschild molto meno comprensivo nei confronti della giuria. Tra i vari dettagli pericolosi, è emerso che Rothschild “ha detto ai suoi soci che voleva fare 'un sacco di soldi' 'capitalizzando sull'hype'” di questo caso e sulla considerazione dei media.9 Nel frattempo, Hermès ha lanciato prove che indicano che significava anche entrare nella casa NFT, rafforzando la tesi secondo cui Rothschild cercava di occupare un mercato per gli articoli digitali a marchio HERMÈS che appartenevano di diritto alla stessa Hermès. E infine, il contesto digitale stesso sembra aver svolto un compito: sebbene non esista una ragione evidente per cui le opere d'arte digitali acquistate come NFT non debbano innescare "l'interesse pubblico per la libera espressione", la giuria apparentemente ha notato MetaBirkins di Rothchild come più puramente industriale e meno meritatamente “artistico” rispetto al lavoro di Warhol a cui fa riferimento nelle sue argomentazioni.

Tuttavia non esiste un requisito chiaro che un lavoro inventivo sia non commerciale, o non tokenizzato, per garantire che il discorso incorporato nell'opera avvantaggi la sicurezza della Prima Modifica. Nel caso Jack Daniel's attualmente pendente davanti alla Corte Suprema, il tribunale distrettuale inizialmente ha rifiutato di utilizzare l'assegno Rogers per la linea VIP di giocattoli per cani "Bad Spaniels" colorati e formati come una bottiglia di whisky di Jack Daniel's e con un etichetta studiando "Bad Spaniels, the Old No. 2, On Your Tennessee Carpet". rappresentazione irriverente del marchio con l'immagine idealizzata creata dal proprietario del marchio” - in altre parole, facendo riferimento ai marchi di Jack Daniel's nei giocattoli per cani.10 Diretto a utilizzare Rogers, il tribunale distrettuale ha deciso che Jack Daniel's non poteva soddisfare entrambi i poli dell'assegno rafforzato e ha concesso un giudizio astratto per VIP.11

Entro giugno, il registro della Corte Suprema determinerà la posizione tra i giocattoli per cani espressivi che meritano la sicurezza della Prima Modifica e i prodotti per i clienti di varietà da giardino che trasmettono esclusivamente messaggi industriali. Anche quando la Corte chiarisce l'applicazione del Lanham Act in questo contesto, però, l'eccellenza tra arte e commercio appare destinata a restare difficile. È correlato al fatto che il produttore intende trarre profitto facendo riferimento a un marchio noto, o che l'opera in questione è digitale anziché fisica, o comunque un prodotto per il cliente intenzionale anziché un dipinto? Mentre Rothschild in realtà intendeva e utilizzò i marchi Hermès per attirare curiosità nei suoi NFT, Warhol intendeva anche sfruttare la celebrità dei loghi Campbell per promuovere il suo lavoro di lattine di zuppa, per non parlare delle migliaia di serigrafie e stampe sfornate dalla sua unità di produzione.

Analizzando in primo luogo gli NFT MetaBirkins sotto il modello Rogers, Decide Rakoff ha indicato che le opere d'arte digitali create per essere tokenizzate e acquistate come NFT sono, o almeno potrebbero essere, "opere espressive" che trasmettono discorsi degni della sicurezza della Prima Modifica. L'imminente decisione della Corte Suprema sui Dangerous Spaniels dovrebbe offrire maggiore leggibilità sullo spettro di lavori che categorizzeranno un messaggio sotto Rogers e su come è possibile creare tali lavori, consentendo ai proprietari di case modello di sostituire i metodi di applicazione per adattarsi all'universo - e al metaverso - di 2023.

Le note

1Hermès Int'l contro Rothschild, 22-cv-384, 2023 WL 1458126 (SDNY 2 febbraio 2023); Jack Daniel's Props., Inc. contro VIP Prods. LLC, n. 22-148 (discussa il 22 marzo 2023).

2Denuncia, Hermès v. Rothschild, 2023 WL 1458126 a ¶ 124 (SDNY 14 gennaio 2022).

3Rogers v. Grimaldi, 875 F.secondo 994 (seconda Cir. 1989).

4ID. a 999.

5Rogers, 875 F.secondo a 999-1001; si veda inoltre Louis Vuitton Malletier SA c. Warner Bros. Leisure Inc., 868 F. Supp. secondo 172, 177 (SDNY 2012).

6Rogers, 875 F.secondo a 999.

7Si veda, ad esempio, Cliffs Notes, Inc. contro Bantam Doubleday Dell Pub. Grp., Inc., 886 F.secondo 490, 495-97 (secondo Cir. 1989); Louis Vuitton, 868 F.Supp. secondo a 184; Campione et al. v. Moda Operandi, Inc., 561 F. Supp. 3d 419, 435-36 (SDNY 2021); Entra il dottor Seuss. LP v.Comicmix LLC, 983 F.3d 443, 448 (nono Cir. 2020); Promozioni VIP. LLC contro Jack Daniel's Props., Inc., No. CV-14-02057-PHX-SMM, 2021 WL 5710730, a *6 (D. Ariz. 8 ottobre 2021) (affermando che "sembra quasi impossibile per qualsiasi titolare del marchio a prevalere sotto il test di Rogers” e rilevando che “nei sette casi in cui il Nono Circuito ha applicato il test di Rogers, non ha mai riscontrato un marchio irrilevante per un uso junior”).

8Hermès Int'l contro Rothschild, Verdetto della giuria, in *1.

9Id. alle 7.

10 prodotti VIP. LLC contro Jack Daniel's Props., Inc., 953 F.3d 1170, 1175 (nono Cir. 2020).

11Id. alle 10.

12 Prod. VIP, 2021 WL 5710730, a *6-7.