Handelsmerkbescherming en beschermde spraak in en uit de Metaverse | Dechert LLP

De weg tussen vrijheid van meningsuiting en veiligheid van modellen blijft wazig na een juryoordeel in februari in de NFT-zaak van Hermès Int'l. v. Rothschild en de laatste mondelinge argumenten van het Hooggerechtshof in Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Merchandise.1

De Hermès-zaak was de belangrijkste handelsmerkgeschil waarin beschuldigingen van schending van een realistisch model binnen het digitale huis van NFT's, of niet-fungibele tokens, betrokken waren. Rothschild creëerde 100 digitale foto's van Hermès Birkin-portemonnees bedekt met kleurrijk namaakbont en tokenized en kocht de foto's als NFT's, waarbij hij de foto's 'MetaBirkins' noemde. Hermès klaagde Rothschild aan wegens handelsmerkinbreuk, voornamelijk gebaseerd op ongeoorloofd gebruik van zowel het BIRKIN-merk als het ontwerp van de Birkin-tas.2 Ter bescherming voerde Rothschild aan dat zijn MetaBirkins onderscheidende, authentieke kunstwerken waren die probeerden de Birkin-tas eerlijk aan te raken dan te scheuren. van het ontwerp, en door aandacht te vragen voor het gebruik van bont binnen de stijlbranche. Met een beroep op de bekende Campbell's Soup Cans van Andy Warhol beweerde Rothschild dat kunstenaars doorgaans gebruik mogen maken van beeldmateriaal en bewoordingen om de veiligheid van hun werken te garanderen.

Rothschild leek een kans te hebben om de strijd te winnen toen Decide Rakoff oordeelde dat het beroep op inbreuk op handelsmerken geanalyseerd zou moeten worden aan de hand van Rogers v. Grimaldi,3 de controle om de Eerste Modificatie eigen aan de vrijheid van meningsuiting in evenwicht te brengen in tegenstelling tot de veiligheid van handelsmerken.4 Onder de Rogers check: het gebruik van een handelsmerk in een expressief werk kan als inbreuk worden aangemerkt, op voorwaarde dat (1) het gebruik van het handelsmerk geen inventieve relevantie heeft of (2) het expliciet misleidend is wat betreft het aanbod of het inhoudelijke materiaal van het werk.5 Eén ding is groter dan in deze context is er kans op verwarring; Zelfs het gebruik van logo's voor derde vieringen, waardoor de kans groter is dat het winkelend publiek in verwarring wordt gebracht, kan ook als vrijheid van meningsuiting worden beschermd als de nieuwsgierigheid van het grote publiek naar vrije meningsuiting zwaarder weegt dan de nieuwsgierigheid van het grote publiek naar het vermijden van verwarring bij klanten.6

Gezien de voorrang die Rogers aan de vrijheid van meningsuiting toekent, is het geen verrassing dat het merendeel van de werken die onder de gebruikelijke regels zijn beoordeeld, niet als inbreukmakend is aangemerkt.7 In dit geval oordeelde de Hermès-jury echter dat Rothschild op alle punten aansprakelijk was, samen met inbreuk op handelsmerken. 8 Dit zal het resultaat zijn geweest van de precieze details van de zaak, omdat het proces een aantal bewijsstukken aan het licht bracht die Rothschild duidelijk veel minder sympathiek tegenover de jury maakten. Naast verschillende gevaarlijke details kwam naar voren dat Rothschild “zijn medewerkers vertelde dat hij ‘veel geld’ wilde verdienen door ‘te kapitaliseren op de hype’” van deze zaak en de overwegingen in de media.9 In de tussentijd lanceerde Hermès bewijs waaruit bleek dat het betekende bovendien dat hij het NFT-huis zou betreden, wat het argument versterkte dat Rothschild een marktplaats wilde bezetten voor digitale items van het HERMÈS-merk die rechtmatig eigendom waren van Hermès zelf. En ten slotte lijkt de digitale context zelf een taak te hebben vervuld: hoewel er niet zoiets bestaat als een duidelijke oorzaak dat digitale kunstwerken die als NFT's zijn gekocht, niet 'het publieke belang in vrije meningsuiting' mogen opwekken, heeft de jury blijkbaar Rothchilds MetaBirkins opgemerkt. als extra puur industrieel en minder verdienstelijk ‘artistiek’ dan het Warhol-werk waarnaar in zijn argumenten wordt verwezen.

Er bestaat echter niet zoiets als een duidelijke vereiste dat een inventief werk niet-commercieel is (of niet symbolisch is) om ervoor te zorgen dat de toespraak die in het werk is belichaamd de veiligheid van First Modification ten goede komt. In de Jack Daniel's-zaak die momenteel aanhangig is bij de rol van het Hooggerechtshof, weigerde de rechtbank aanvankelijk de Rogers-cheque te gebruiken voor VIP's lijn van "Bad Spaniels" hondenspeeltjes, gekleurd en gevormd als een fles Jack Daniel's whisky en voorzien van een label dat ‘Bad Spaniels, the Old No. 2, On Your Tennessee Carpet’ bestudeerde. oneerbiedige weergave van het handelsmerk met het geïdealiseerde beeld gecreëerd door de eigenaar van het merk” – in verschillende bewoordingen, door te verwijzen naar de Jack Daniel’s-merken in hondenspeelgoed.10 De rechtbank was opgedragen om Rogers te gebruiken en besloot dat Jack Daniel’s niet aan beide eisen kon voldoen. van de verhoogde cheque, en kreeg een abstract oordeel voor VIP.11

Tegen juni zal de rol van het Hooggerechtshof bepalen waar de weg ligt tussen expressief hondenspeelgoed dat de First Modification-veiligheid verdient en tuinartikelen voor klanten die uitsluitend industriële boodschappen overbrengen. Zelfs wanneer de rol van het Hof de toepassing van de Lanham Act op deze context verduidelijkt, lijkt de uitmuntendheid tussen kunst en commercie voorbestemd om moeilijk te blijven. Houdt het verband met het feit dat de producent winst wil maken door te verwijzen naar een bekend merk, of dat het betreffende werk digitaal versus lichamelijk is, of in ieder ander geval een doelgericht klantproduct versus een portret? Terwijl Rothschild de Hermès-merken eigenlijk bedoelde en gebruikte om de nieuwsgierigheid in zijn NFT's te wekken, bedoelde Warhol bovendien de beroemdheid van Campbell's logo's om zijn werk van soepblikken te promoten - om niet te wijzen op de duizenden zeefdrukken en gekarnde afdrukken. door zijn productie-eenheid.

Door de MetaBirkins NFT's in de eerste plaats onder het Rogers-framework te evalueren, gaf Decide Rakoff aan dat digitale kunstwerken die zijn gemaakt om als NFT's te worden tokenized en gekocht, 'expressieve werken' zijn, of op zijn minst kunnen zijn, die spraak overbrengen die de First Modification-veiligheid waardig is. De aanstaande keuze van het Hooggerechtshof over Dangerous Spaniels zou extra leesbaarheid moeten bieden over het spectrum van werken die een boodschap onder Rogers zullen categoriseren en hoe men dergelijke werken kan opzetten, waardoor modelhuiseigenaren de handhavingsmethoden kunnen vervangen die passen bij het universum – en het omgekeerde – van 2023.

voetnoten

1Hermès Int'l v. Rothschild, 22-cv-384, 2023 WL 1458126 (SDNY 2 februari 2023); Jack Daniel's Props., Inc. tegen VIP Prods. LLC, nr. 22-148 (bepleit op 22 maart 2023).

2Klacht, Hermès v. Rothschild, 2023 WL 1458126 op ¶ 124 (SDNY 14 januari 2022).

3Rogers v. Grimaldi, 875 F.seconde 994 (tweede circa 1989).

4ID. bij 999.

5Rogers, 875 F.seconde bij 999-1001; zie bovendien Louis Vuitton Malletier SA tegen Warner Bros. Leisure Inc., 868 F. Supp. tweede 172, 177 (SDNY 2012).

6Rogers, 875 F.seconde op 999.

7Zie bijvoorbeeld Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Pub. Grp., Inc., 886 F.second 490, 495-97 (tweede Cir. 1989); Louis Vuitton, 868 F. Supp. tweede op 184; Kampioen et al. v. Moda Operandi, Inc., 561 F. Supp. 3d 419, 435-36 (SDNY 2021); Dr. Seuss komt binnen. LP v. Comicmix LLC, 983 F.3d 443, 448 (negende circa 2020); VIP-producten. LLC v. Jack Daniel's Props., Inc., nr. CV-14-02057-PHX-SMM, 2021 WL 5710730, op *6 (D. Ariz. 8 oktober 2021) (waarin wordt verklaard dat “het bijna onmogelijk lijkt voor elke handelsmerkhouder de overhand krijgt onder de Rogers-test” en merkt op dat “in de zeven gevallen waarin het Negende Circuit de Rogers-test heeft toegepast, het nooit één keer heeft vastgesteld dat een merk irrelevant is voor junior gebruik”).

8Hermès Int'l tegen Rothschild, oordeel van de jury, op *1.

9Id. om 7 uur.

10VIP-producten. LLC v. Jack Daniel's Props., Inc., 953 F.3d 1170, 1175 (negende Cir. 2020).

11Id. om 10 uur.

12VIP Prods., 2021 WL 5710730, op *6-7.