Varemerkebeskyttelse og beskyttet tale inn og ut av metaverset | Dechert LLP

Veien mellom ytringsfrihet og modellsikkerhet forblir uklar etter en jurydom i februar i NFT-saken til Hermès Int'l. v. Rothschild og den siste høyesterettsdokumentet muntlige argumenter i Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Merchandise.1

Hermès-saken var den primære varemerkesøksmålet som involverte påstander om krenkelse av en virkelighetsmodell innenfor det digitale huset til NFT-er, eller ikke-fungible tokens. Rothschild laget 100 digitale bilder av Hermès Birkin-vesker belagt med fargerik late som pels og tokenisert og kjøpte bildene som NFT-er, og kalte bildene «MetaBirkins». Hermès saksøkte Rothschild for brudd på varemerke, primært basert på uautorisert bruk av hvert av BIRKIN-merket og utformingen av Birkin-vesken.2 I beskyttelsen hevdet Rothschild at hans MetaBirkins hadde vært særegne, autentiske kunstverk som forsøkte å berøre Birkin-vesken på en rimelig måte enn å rive av designen, sammen med ved å ta hensyn til bruken av pels i stilbransjen. Rothschild påberopte Andy Warhols velkjente Campbell's Soup Cans og hevdet at kunstnere vanligvis har lov til å bruke bilder og ordlydsemner for å sikre varemerkesikkerheten til verkene deres.

Rothschild så ut til å ha en sjanse til en lønnsom kamp da Decide Rakoff mente at varemerkebruddet burde analyseres under Rogers v. Grimaldi,3 sjekken for å balansere den første modifikasjonen rett til ytringsfrihet i motsetning til varemerkesikkerhet. Rogers sjekk, bruk av et varemerke i et ekspressivt verk kan gjøres gjeldende som krenkelse forutsatt at (4) varemerkebruken ikke har noen relevans for oppfinnsomhet eller (1) den er eksplisitt villedende med hensyn til materialets tilførsel eller innhold.2 En ting større enn sannsynlighet for forvirring er nødvendig i denne sammenhengen; til og med bruk av logoer for tredje feiring som er mer sannsynlig å forvirre kjøpere, kan også beskyttes som ytringsfrihet hvis allmennhetens nysgjerrighet når det gjelder ytringsfrihet oppveier allmennhetens nysgjerrighet når det gjelder å unngå klientforvirring.5

Gitt forrangen som Rogers plasserer på ytringsfrihet, er det ikke noe sjokk at de fleste verk som er anmeldt under det vanlige, har blitt oppdaget som ikke-krenkende.7 I dette tilfellet, selv om Hermès-juryen oppdaget Rothschild ansvarlig på alle punkter, sammen med varemerkebrudd. 8 Dette vil ha vært et produkt av de nøyaktige detaljene i saken, fordi rettssaken avdekket en rekke bevis som klart gjorde Rothschild mye mindre sympatisk for juryen. Blant forskjellige farlige detaljer kom det frem at Rothschild «fortalte medarbeidere at han ønsket å tjene «store penger» ved å «kapitalisere] på hypen» i denne saken og mediebetraktningen.9 I mellomtiden lanserte Hermès bevis som indikerte at det betydde i tillegg å gå inn i NFT-huset, og styrket argumentet om at Rothschild forsøkte å okkupere en markedsplass for HERMÈS-merkede digitale varer som rettmessig tilhørte Hermès selv. Og til slutt, den digitale konteksten i seg selv ser ut til å ha utført en oppgave: Selv om det ikke er en åpenbar årsak til at digitale kunstverk kjøpt som NFT-er ikke må motvirke «den offentlige interessen for ytringsfrihet», la juryen tilsynelatende merke til Rothchilds MetaBirkins som ekstra rent industriell og mindre fortjenstfullt "kunstnerisk" enn Warhol-verket referert til i argumentene hans.

Imidlertid er det ikke noe slikt som et klart krav om at et oppfinnsomt verk skal være ikke-kommersielt – eller ikke symbolisert – for å sikre at talen som er nedfelt i verket til fordel for First Modification-sikkerheten. I Jack Daniel's-saken som for øyeblikket verserer tidligere enn høyesterettsdokumentet, avviste tingrettens saksbehandling først å bruke Rogers-sjekken til VIPs linje med "Bad Spaniels" hundeleker farget og formet som en flaske Jack Daniels whisky og bærer en etikett som studerer "Bad Spaniels, the Old No. 2, On Your Tennessee Carpet."10 The Ninth Circuit varetektsfengslet, og oppdaget at lekene faktisk hadde vært uttrykksfulle verk som skapte et helt nytt, beskyttende budskap ved å "sammenstille irreverent representasjon av varemerket med det idealiserte bildet skapt av merkets eier»—i forskjellige uttrykk, ved å referere til Jack Daniels merker i hundeleker.11 Rettet til å bruke Rogers avgjorde tingretten at Jack Daniel's ikke kunne oppfylle begge spissene. av den forhøyede sjekken, og gitt abstrakt dom for VIP.12

Innen juni vil høyesterettsdokumentet avgjøre stedet veien ligger mellom uttrykksfulle hundeleker som fortjener First Modification-sikkerhet og hagevarianter som formidler utelukkende industrielle budskap. Selv når domstolens dokument klargjør anvendelsen av Lanham Act på denne sammenhengen, selv om fortreffelighet mellom kunstverk og handel ser ut til å forbli vanskelig. Henger det sammen at produsenten har til hensikt å bli lønnsom ved å referere til et kjent merke, eller at det søkende arbeidet er digitalt versus kroppslig, eller i ethvert annet tilfelle et målrettet kundeprodukt kontra et portrett? Mens Rothschild faktisk mente å og brukte Hermès-merkene for å vekke nysgjerrighet i NFT-ene sine, mente Warhol i tillegg å og utnyttet kjendisen til Campbells logoer for å promotere arbeidet hans med suppebokser – for ikke å peke på 1000-tallet av silketrykk og trykk. ut av sin produksjonsenhet.

Ved å evaluere MetaBirkins NFT-er under Rogers-rammeverket i utgangspunktet, indikerte Decide Rakoff at digitale kunstverk laget for å bli tokenisert og kjøpt som NFT-er er, eller i det minste kan være, "ekspressive verk" som formidler tale som er verdig First Modification-sikkerhet. Høyesteretts dokumentets kommende valg om farlige spaniels burde presentere ekstra lesbarhet på spekteret av verk som vil kategorisere et budskap under Rogers og hvordan man kan etablere slike verk, slik at modellhuseiere kan erstatte håndhevelsesmetoder for å passe universet – og metavers – av 2023.

Fotnoter

1Hermès Int'l v. Rothschild, 22-cv-384, 2023 WL 1458126 (SDNY 2. februar 2023); Jack Daniel's Props., Inc. v. VIP Prods. LLC, nr. 22-148 (argumentert 22. mars 2023).

2Complaint, Hermès v. Rothschild, 2023 WL 1458126 at ¶ 124 (SDNY 14. januar 2022).

3Rogers v. Grimaldi, 875 F.second 994 (andre Cir. 1989).

4ID. på 999.

5Rogers, 875 F.sekund på 999-1001; se i tillegg Louis Vuitton Malletier SA v. Warner Bros. Leisure Inc., 868 F. Supp. andre 172, 177 (SDNY 2012).

6Rogers, 875 F.sekund på 999.

7Se f.eks. Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Pub. Grp., Inc., 886 F. second 490, 495-97 (andre Cir. 1989); Louis Vuitton, 868 F. Supp. andre på 184; Champion et al. v. Moda Operandi, Inc., 561 F. Supp. 3d 419, 435-36 (SDNY 2021); Dr. Seuss kommer inn. LP v. Comicmix LLC, 983 F.3d 443, 448 (niende runde 2020); VIP-produkter. LLC v. Jack Daniel's Props., Inc., nr. CV-14-02057-PHX-SMM, 2021 WL 5710730, på *6 (D. Ariz. 8. okt. 2021) (som sier at "det virker nesten umulig for enhver varemerkeinnehaver skal vinne under Rogers-testen" og bemerker at "i de syv tilfellene der den niende kretsen har brukt Rogers-testen, har den aldri en gang funnet et merke som er irrelevant for juniorbruk").

8Hermès Int'l v. Rothschild, juryens dom, ved *1.

9Id. klokken 7.

10 VIP-produkter. LLC v. Jack Daniel's Props., Inc., 953 F.3d 1170, 1175 (ninth Cir. 2020).

11Id. klokken 10.

12VIP Prods., 2021 WL 5710730, på *6-7.