Proteção de Marca Registrada e Fala Protegida Dentro e Fora do Metaverso | Dechert LLP

A linha entre a liberdade de expressão e a segurança da marca permanece confusa após o veredicto do júri em fevereiro no caso NFT da Hermès Int'l. v. Rothschild e os últimos argumentos orais da Suprema Corte em Jack Daniel’s Properties, Inc.

O caso Hermès foi o primeiro grande litígio de marca registrada envolvendo alegações de violação de uma marca do mundo real no espaço digital de NFTs, ou tokens não fungíveis. Rothschild criou 100 fotos digitais de bolsas Hermès Birkin revestidas com pele falsa colorida e tokenizadas e comprou as fotos como NFTs, chamando-as de “MetaBirkins”. A Hermès processou Rothschild por violação de marca registrada com base no uso não autorizado da marca BIRKIN e do design da bolsa Birkin. fora de seu design, inclusive levando em consideração o uso de peles na indústria da moda. Invocando as famosas latas de sopa Campbell de Andy Warhol, Rothschild afirmou que os artistas geralmente têm permissão para usar imagens e palavras para proteger a marca registrada de suas obras.

Rothschild parecia ter uma chance de vencer a batalha quando o Juiz Rakoff sustentou que a acusação de violação de marca registrada deveria ser analisada sob Rogers v. Grimaldi,3 o teste para equilibrar a Primeira Emenda adequada à liberdade de expressão em oposição à segurança da marca registrada.4 Sob o Teste de Rogers, o uso de uma marca registrada em uma obra expressiva é acionável como infração, desde que (1) o uso da marca registrada não tenha relevância inventiva ou (2) seja explicitamente enganoso quanto à fonte ou conteúdo da obra.5 Algo mais do que a probabilidade de confusão é necessária neste contexto; até mesmo o uso de logotipos de terceiros que têm maior probabilidade de confundir os consumidores também pode ser protegido como liberdade de expressão se o interesse do público em geral pela liberdade de expressão superar o interesse do público em geral em evitar confusão do cliente.6

Dada a importância que Rogers atribui à liberdade de expressão, não é surpresa que a maioria das obras avaliadas abaixo do padrão tenham sido consideradas não infratoras.7 Neste caso, porém, o júri da Hermès considerou Rothschild responsável por todas as acusações, incluindo violação de marca registrada. 8 Isto terá sido um produto dos detalhes precisos do caso, porque o julgamento revelou uma série de elementos de prova que claramente tornaram Rothschild muito menos simpático ao júri. Entre outros detalhes perigosos, descobriu-se que Rothschild “disse aos associados que queria ganhar 'muito dinheiro' 'capitalizando o hype'” deste caso e a atenção da mídia.9 Enquanto isso, a Hermès apresentou provas indicando que também pretendia entrar no espaço NFT, reforçando o argumento de que Rothschild procurava ocupar um mercado para produtos digitais da marca HERMÈS que pertenciam por direito à própria Hermès. E, por último, o próprio contexto digital parece ter desempenhado um papel: embora não exista uma razão evidente para que as obras de arte digitais vendidas como NFTs não devam desencadear “o interesse público na liberdade de expressão”, o júri aparentemente considerou o MetaBirkins de Rothchild mais puramente industrial e menos merecidamente “artístico” do que a obra de Warhol referenciada nos seus argumentos.

No entanto, não existe um requisito claro de que um trabalho criativo seja não comercial – ou não tokenizado – para garantir que o discurso incorporado no trabalho beneficie a segurança da Primeira Modificação. No caso de Jack Daniel's atualmente pendente na Suprema Corte, o tribunal distrital inicialmente se recusou a usar o cheque Rogers para a linha VIP de brinquedos caninos “Bad Spaniels” coloridos e em formato de uma garrafa de uísque Jack Daniel's e com um etiqueta lendo “Bad Spaniels, the Old No. representação irreverente da marca com a imagem idealizada criada pelo dono da marca” - em outras palavras, ao fazer referência às marcas de Jack Daniel's em brinquedos caninos.2 Orientado a usar Rogers, o tribunal distrital decidiu que Jack Daniel's não poderia cumprir ambas as vertentes. da verificação intensificada e concedeu julgamento abstrato para VIP.10

Em junho, a Suprema Corte determinará onde fica a linha entre brinquedos caninos expressivos que merecem a segurança da Primeira Modificação e produtos de consumo variados que transmitem mensagens exclusivamente industriais. Mesmo que o Tribunal esclareça a aplicação da Lei Lanham neste contexto, porém, a excelência entre arte e comércio parece destinada a continuar difícil. Está relacionado que o produtor pretende ganhar dinheiro referindo-se a uma marca famosa, ou que a obra em questão é digital versus física, ou, caso contrário, um produto de cliente proposital versus uma pintura? Enquanto Rothschild realmente pretendia e usou as marcas Hermès para atrair interesse em seus NFTs, Warhol também pretendia e capitalizou a celebridade dos logotipos de Campbell para promover seu trabalho de latas de sopa - para não mencionar as milhares de serigrafias e estampas agitadas realizado por sua unidade fabril.

Ao avaliar os NFTs MetaBirkins sob a estrutura de Rogers em primeiro lugar, o juiz Rakoff indicou que as obras de arte digitais criadas para serem tokenizadas e vendidas como NFTs são, ou pelo menos podem ser, “obras expressivas” transmitindo um discurso digno da segurança da Primeira Modificação. A próxima decisão da Suprema Corte sobre Spaniels perigosos deve fornecer mais clareza sobre o espectro de obras que definirão uma mensagem abaixo de Rogers e como definir tais obras, permitindo que proprietários exemplares atualizem métodos de aplicação para se adequar ao universo - e ao metaverso - de 2023.

Notas de rodapé

1Hermès Int’l v. Rothschild, 22-cv-384, 2023 WL 1458126 (SDNY 2 de fevereiro de 2023); Jack Daniel’s Props., Inc. LLC, nº 22-148 (argumentado em 22 de março de 2023).

2Reclamação, Hermès v. Rothschild, 2023 WL 1458126 em ¶ 124 (S.D.N.Y. 14 de janeiro de 2022).

3Rogers v. Grimaldi, 875 F.second 994 (segunda Cir. 1989).

4ID. em 999.

5Rogers, 875 F.segundo em 999-1001; ver adicionalmente Louis Vuitton Malletier S.A. v. Leisure Inc., 868 F. Supp. segundo 172, 177 (SDNY 2012).

6Rogers, 875 F.segundo em 999.

7Ver, por exemplo, Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Pub. Grp., Inc., 886 F.second 490, 495-97 (segunda Cir. 1989); Louis Vuitton, 868 F. Supp. segundo com 184; Campeão et al. v. Moda Operandi, Inc., 561 F. Supp. 3d 419, 435-36 (SDNY 2021); Dr. Seuss entra. LP v. Comicmix LLC, 983 F.3d 443, 448 (nono Cir. 2020); Produtos VIP. LLC v. qualquer detentor de marca registrada prevalecerá sob o teste de Rogers” e observando que “nos sete casos em que o Nono Circuito aplicou o teste de Rogers, nunca encontrou uma marca irrelevante para um uso júnior”).

8Hermès Internacional v. Rothschild, Veredicto do Júri, em *1.

9Id. às 7.

10Produtos VIP. LLC v. Jack Daniel’s Props., Inc., 953 F.3d 1170, 1175 (nono Cir. 2020).

11Id. às 10.

12VIP Prods., 2021 WL 5710730, em *6-7.