Varumärkesskydd och skyddat tal in och ut ur metaversen | Dechert LLP

Vägen mellan yttrandefrihet och modellsäkerhet förblir suddig efter en jurydom i februari i NFT-fallet Hermès Int'l. v. Rothschild och den senaste högsta domstolens muntliga argument i Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Merchandise.1

Fallet Hermès var den huvudsakliga varumärkestvisten som involverade anklagelser om intrång i en verklig modell inom NFTs digitala hus, eller icke-fungibla tokens. Rothschild skapade 100 digitala foton av Hermès Birkin-väskor belagda i färgglad låtsaspäls och tokeniserade och köpte bilderna som NFTs och kallade bilderna "MetaBirkins". Hermès stämde Rothschild för varumärkesintrång, främst baserat på otillåten användning av var och en av BIRKIN-märket och designen av Birkin-väskan.2 Till skydd hävdade Rothschild att hans MetaBirkins hade varit distinkta, autentiska konstverk som försökte beröra Birkin-väskan på ett rättvist sätt än att slita sönder av sin design, tillsammans med genom att ta hänsyn till användningen av päls inom stilbranschen. Rothschild åberopade Andy Warhols välkända Campbell's Soup Cans och hävdade att konstnärer vanligtvis är tillåtna att använda bilder och formuleringar för att skydda sina verk som varumärke.

Rothschild verkade ha en chans på lönsamma striden när Decide Rakoff ansåg att varumärkesintrånget borde analyseras under Rogers v. Grimaldi,3 kontrollen för att balansera den första ändringen i förhållande till yttrandefriheten i motsats till varumärkessäkerheten. Rogers kontrollerar, användning av ett varumärke i ett uttrycksfullt verk kan åtgärdas som intrång förutsatt att (4) varumärkesanvändningen inte har någon uppfinningsmässig relevans eller (1) det är uttryckligen vilseledande när det gäller utbudet eller innehållet i verket.2 En sak som är större än sannolikhet för förväxling krävs i detta sammanhang; till och med användning av logotyper för tredje firande som är mer benägna att förvirra shoppare skulle också kunna skyddas som yttrandefrihet om allmänhetens nyfikenhet för yttrandefrihet överväger allmänhetens nyfikenhet när det gäller att undvika förvirring hos kunder.5

Med tanke på den företräde som Rogers placerar på yttrandefriheten är det ingen chock att de flesta verk som granskats under det vanliga har upptäckts som icke-intrång.7 I det här fallet, även om Hermès-juryn upptäckte Rothschild ansvarigt på alla punkter, tillsammans med varumärkesintrång. 8 Detta kommer att ha varit en produkt av de exakta detaljerna i fallet, eftersom rättegången avslöjade ett antal bevis som tydligt gjorde Rothschild mycket mindre sympatisk för juryn. Bland olika farliga detaljer framkom det att Rothschild "berättade för medarbetare att han ville tjäna "stora pengar" genom att "kapitalisera på hypen" i det här fallet och medieövervägandet.9 Under tiden lanserade Hermès bevis som tydde på att det innebar dessutom att gå in i NFT-huset, vilket stärkte argumentet att Rothschild försökte ockupera en marknadsplats för HERMÈS-märkta digitala föremål som med rätta tillhörde Hermès själv. Och slutligen, det digitala sammanhanget i sig verkar ha utfört en uppgift: även om det inte finns något sådant som en uppenbar orsak till att digitala konstverk köpta som NFT:er inte får motverka "allmänhetens intresse för yttrandefrihet", uppenbarligen märkte juryn Rothchilds MetaBirkins. som extra rent industriellt och färre förtjänstfullt "konstnärligt" än det Warhol-verk som refereras till i hans argument.

Det finns dock inget sådant som ett tydligt krav på att ett uppfinningsverk ska vara icke-kommersiellt – eller inte symboliserat – för att säkerställa att talet som ingår i verket gynnar säkerheten vid First Modification. I Jack Daniels ärende som för närvarande anhängiggjordes tidigare än Högsta domstolens dom, avböjde distriktsrättens dom till att börja med att använda Rogers-checken till VIP:s linje av "Bad Spaniels" hundleksaker färgade och formade som en flaska Jack Daniels whisky och bär en etikett som studerar "Bad Spaniels, the Old No. 2, On Your Tennessee Carpet."10 Den nionde kretsen återkallades och upptäckte att leksakerna i själva verket hade varit uttrycksfulla verk som skapade ett helt nytt, skyddsbart budskap genom att "sammanställa irreverent representation av varumärket med den idealiserade bilden som skapats av märkets ägare”—i olika fraser, genom att hänvisa till Jack Daniels märken i hundleksaker.11 Med hänvisning till att använda Rogers, beslutade tingsrätten att Jack Daniel's inte kunde uppfylla båda spetsarna. av den förhöjda checken och beviljade abstrakt dom för VIP.12

I juni kommer högsta domstolen att fastställa var vägen ligger mellan uttrycksfulla hundleksaker som förtjänar First Modification-säkerhet och kundvaror av olika typer av trädgårdar som enbart förmedlar industriella budskap. Även när domstolens dokument förtydligar tillämpningen av Lanham Act i detta sammanhang, även om förträffligheten mellan konstverk och handel verkar vara avsedd att förbli svår. Har det samband att producenten avser att bli lönsam genom att hänvisa till ett välkänt varumärke, eller att det aktuella verket är digitalt kontra kroppsligt, eller i något annat fall en målmedveten kundprodukt kontra en porträttering? Medan Rothschild faktiskt menade och använde Hermès-märkena för att locka till sig nyfikenhet i sina NFTs, menade Warhol dessutom att och utnyttjade kändisskapet i Campbells logotyper för att marknadsföra sitt arbete med soppburkar – för att inte påpeka 1000-talet av silkscreens och tryck. ut av sin tillverkningsenhet.

Genom att utvärdera MetaBirkins NFTs under Rogers ramverk i första hand, indikerade Decide Rakoff att digitala konstverk skapade för att tokeniseras och köpas som NFTs är, eller åtminstone kan vara, "expressiva verk" som förmedlar tal som är värda First Modification-säkerhet. Högsta domstolens kommande val om farliga spaniels borde ge extra läsbarhet i spektrumet av verk som kommer att kategorisera ett budskap bakom Rogers och hur man kan upprätta sådana verk, vilket tillåter husägare att ersätta tillämpningsmetoder för att passa universum – och metavers – av 2023.

fotnoter

1Hermès Int'l v. Rothschild, 22-cv-384, 2023 WL 1458126 (SDNY 2 februari 2023); Jack Daniel's Props., Inc. v. VIP Prods. LLC, nr 22-148 (argumenterad 22 mars 2023).

2Complaint, Hermès v. Rothschild, 2023 WL 1458126 at ¶ 124 (SDNY 14 januari 2022).

3Rogers v. Grimaldi, 875 F.second 994 (andra Cir. 1989).

4ID. på 999.

5Rogers, 875 F.second vid 999-1001; se dessutom Louis Vuitton Malletier SA v. Warner Bros. Leisure Inc., 868 F. Supp. andra 172, 177 (SDNY 2012).

6Rogers, 875 F.sekund på 999.

7Se t.ex. Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Pub. Grp., Inc., 886 F. second 490, 495-97 (andra Cir. 1989); Louis Vuitton, 868 F. Supp. tvåa på 184; Champion et al. v. Moda Operandi, Inc., 561 F. Supp. 3d 419, 435-36 (SDNY 2021); Dr Seuss kommer in. LP v. Comicmix LLC, 983 F.3d 443, 448 (nionde cirka 2020); VIP-produkter. LLC v. Jack Daniel's Props., Inc., nr CV-14-02057-PHX-SMM, 2021 WL 5710730, vid *6 (D. Ariz. 8 oktober 2021) (som säger att "det verkar nästan omöjligt för varje varumärkesinnehavare att vinna under Rogers-testet" och noterar att "i de sju fall där den nionde kretsen har tillämpat Rogers-testet, har den aldrig en gång funnit ett märke som är irrelevant för en junior användning").

8Hermès Int'l v. Rothschild, juryns dom, vid *1.

9 Id. klockan 7.

10 VIP-produkter. LLC v. Jack Daniel's Props., Inc., 953 F.3d 1170, 1175 (nionde cirka 2020).

11 Id. klockan 10.

12VIP Prod., 2021 WL 5710730, vid *6-7.